특 허 법 원
제 5 부
결 정
사 건 2020카허2713 위헌법률심판제청
신 청 인 A
당 해 사 건 특허법원 2019허7252 거절결정(디)
주 문
이 사건 위헌법률심판제청신청을 기각한다.
신 청 취 지
디자인보호법 제36조 제1항 단서는 헌법 제11조 제1항, 제23조 제1항, 제37조 제1항, 제2항에 위반되므로 위헌법률심판을 제청한다.
이 유
1. 위헌심판제청의 전제가 되는 사안의 개요
기록에 의하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
가. 이 사건 출원디자인
1) 출원일/출원번호 : B/C
2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 골프퍼터 헤드
3) 디자인의 설명 및 도면 : [별지 1] 기재와 같다.
나. 선행디자인
1) 출원일/출원공개일/출원번호 : D/E/F
2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 골프클럽용 헤드{a golf club head}
3) 디자인의 설명 및 도면 : [별지 2] 기재와 같다.
다. 신청인의 이 사건 출원디자인에 대하여 특허청 심사관은 2018. 9. 4. 신청인에게 “이 사건 출원디자인은 그 출원서 및 도면의 기재 내용으로 볼 때 디자인을 구체적으로 파악할 수 없어 디자인보호법 제33조 제1항 본문에 따른 공업상 이용할 수 있는 디자인에 해당하지 아니하므로 디자인등록을 받을 수 없고, 선행디자인과도 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당하므로 디자인등록을 받을 수 없다.”라는 이유를 제시하면서 의견제출통지를 하였다.
라. 이에 신청인은 2018. 9. 9. 보정서와 함께 “선행디자인은 신청인이 출원 및 창작한 것으로서 공보에 게재된 지 12개월 이내이므로 디자인보호법 제36조에 따라 신규성 상실의 예외를 신청한다.”라는 취지의 의견서를 제출하였다.
마. 특허청 심사관은 2018. 11. 6. “이 사건 출원디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 본문에 대한 거절이유는 해소되었으나, 2018. 9. 4.자 거절이유 중 디자인보호법 제33조 제1항 제3호의 거절이유가 해소되지 아니하였다.”라는 이유로 이 사건 출원디자인에 대한 디자인등록거절결정을 하였다.
바. 이에 대하여 신청인은 2018. 11. 15. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판청구(2018원4660호)를 하였고, 특허심판원은 2019. 9. 19. “선행디자인은 출원공개에 의해 공개디자인공보에 게재되어 디자인보호법 제36조 제1항의 신규성 상실의 예외 적용대상에 해당하지 아니하고, 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.”라는 이유로 신청인의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.
사. 신청인은 이에 불복하여 2019. 10. 15. 이 사건 심결의 취소를 구하는 소(2019허7252호)를 제기한 후 2020. 6. 12. 이 사건 위헌법률심판제청을 하였다.
2. 대상 법률 조항 등
가. 대상 법률 조항
디자인보호법
제36조(신규성 상실의 예외) ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 제33조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 되는 경우 그 디자인은 그날부터 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 같은 조 제1항 및 제2항을 적용할 때에는 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하지 아니한 것으로 본다. 다만, 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.
나. 관련 조항
디자인보호법
제33조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다.
1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 디자인
2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있게 된 디자인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인과 유사한 디자인
3. 신청인 주장의 요지
신청인은, 디자인보호법 제36조 제1항에서 말하는 ‘디자인등록을 받을 수 있는 권리’는 디자인등록 이전부터 보호되어야 하는 것으로서, 디자인보호법 제36조 제1항 단서(이하 ‘이 사건 법률조항’이라 한다)에 따라 자신이 디자인등록출원한 디자인이 출원공개로 디자인공보에 게시된 사실만으로 신규성 상실의 예외 조항인 디자인보호법 제36조 제1항 본문이 적용되지 않는다고 할 경우 이는 디자인의 창작자의 디자인의 등록을 받을 수 있는 권리를 소멸시키는 것이므로, 이 사건 법률조항은 헌법 제11조 제1항, 제23조 제1항, 제37조 제2항에 위반된다는 취지로 주장한다(신청인의 주장을 이와 같이 선해한다).
4. 재판의 전제성에 대한 판단
신청인이 D일자 출원한 선행디자인은 E일자 출원공개가 되었고, 신청인은 그로부터 12개월 이내인 B일자 이 사건 출원디자인을 출원하였으며, 그 출원과정에서 선행디자인에 대해서 신규성 상실 예외 주장을 하였는바, 특허심판원은 “선행디자인은 출원공개에 의해 공개디자인공보에 게재되어 디자인보호법 제36조 제1항의 신규성 상실의 예외 적용대상에 해당하지 아니하고, 이 사건 출원디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인과 유사하여 디자인보호법 제33조 제1항 제3호에 해당한다.”라는 이유로 신청인의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
그런데 이 사건 법률조항이 위헌이라고 하면 디자인보호법 제36조 제1항 본문에 따라 선행디자인은 디자인보호법 제33조 제1항 제1호의 공지된 디자인에 해당하지 아니 할 수 있고, 이에 따라 당해사건 재판의 결론이 달라지므로 이 사건 법률조항의 위헌 여부는 당해사건 재판의 전제가 된다.
5. 이 사건 법률조항의 위헌 여부
디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 그러나 이러한 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).
한편, 디자인보호법 제36조 제1항 단서는 “그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있는바, 이는 디자인 개발 후 사업준비 등으로 미처 출원하지 못한 디자인에 대하여 출원의 기회를 부여하는 신규성 상실 예외 제도의 취지상 / 이와 같이 이미 출원되어 공개된 디자인에 대해서는 재출원의 기회를 부여할 필요가 없을 뿐만 아니라, 그 디자인 출원의 시점에서 이미 출원의 준비가 완료되어 있다는 것이므로 이러한 경우에 신규성을 상실한 것으로 취급하더라도 디자인의 고안자에게 가혹하다고 볼 수 없기 때문인 것으로 이해된다.
따라서 신규성 상실의 예외를 규정한 디자인보호법 제36조 제1항의 적용범위는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 이익과 제3자의 권익을 비교형량하여 입법정책적으로 결정할 문제라 할 것이므로, 앞서 본 신규성 상실 예외 제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 비록 디자인보호법이 신규성 상실의 예외를 규정하면서 그 디자인이 조약이나 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록공고된 경우에는 이를 근거로 신규성 상실의 예외를 주장하지 못하는 것으로 규정하고 있다고 하더라도1) 위와 같이 신규성 상실의 예외 규정의 적용범위를 제한한 이 사건 법률조항이 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 평등권을 침해한다거나, 과잉금지원칙을 위반하여 재산권을 과도하게 침해할 정도로 입법재량권의 한계를 일탈한 것이라고 보기는 어렵다.
1) 특허의 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 출원 전에 공지상태가 된 경우 그 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명은 공지되지 않은 것으로 보지만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개나 등록공고된 경우는 제외된다(특허법 제30조 제1항 제1호).
6. 결론
그렇다면 신청인의 이 사건 위헌법률심판제청신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.
2020. 9. 18.
재판장 판사 서승렬
판사 정윤형
판사 김동규
[별지 1] 이 사건 출원디자인
【디자인의 대상이 되는 물품】 골프퍼터 헤드
【디자인의 설명】
본 디자인은 골프클럽용 헤드로서, 골프퍼터의 헤드 부분이고, 그 소울을 한변은 50mm로 길고, 한변은 8mm 현저히 작은 사다리꼴의 구성으로 하여, 토우쪽에 무게 및 소울의 크기를 넓게 한 사다리 큰 변쪽을, 힐쪽에는 사다리 작은 변을 붙여, 소울이 작아지게 한 구성의 새로운 고안의 퍼터이고, 퍼팅시 토우가 심하게 플로우 되고(toe flow라 함), 또한 토우가 들린 채 임팩트나 팔로우 슬루하여, 잘못된 퍼팅을 하기 쉬운데, 이를 피하기 위한 퍼터 헤드이며, 페이스 뒷면에 무게조정을 위한 다른 부착물이 없이 6mm 철판이 그대로 사용되어, 퍼팅시 진동효과가 있고, 샤프트 장착위치도 페이스 위가 아니라 뒷면과 소울에 있는 것이 새로운 구성이다. 재질은, 스테인레스 판 두께 6mm, 길이 120mm, 폭 75mm를 그 3분의 1은 헤드로, 그 나머지 2는 소울로 하되, 소울은, 거의 대각선으로 자른 형상의 사다리꼴 모양으로 하여, 토우쪽에 3배의 무게를, 힐쪽에 토우의 3분의 1 정도의 무게를 배열하는 형식이다. 헤드무게는 324g 정도가 된다.
이러한 구성은, 수많은 퍼터의 스타일을 2분할 때, 블레이드 형과 말렛 형으로 나눈 바, 본 디자인은, 종래의 블레이드 형 퍼터와 다르며, 마렛 퍼터와도 다른 독특한 새로운 스타일의 구성이다.
도면 1.1은 사시도, 도면 1.2는 정면도, 도면 1.3은 배면도, 도면 1.4는 좌측면도, 도면 1.5는 우측면도, 도면 1.6은 평면도, 도면 1.7은 저면도, 참고도면 1.1은 사용상태도이다.
【디자인 창작 내용의 요점】
골프퍼터 헤드의 구성과 모양을 창작내용의 요점으로 함.
[도면 1.1]
[도면 1.2]
[도면 1.3]
[도면 1.4]
[도면 1.5]
[도면 1.6]
[도면 1.7]
[참고도면 1.1]
끝.
[별지 2] 선행디자인
【디자인의 대상이 되는 물품】 골프클럽용 헤드{a golf club head}
【디자인의 설명】
본 디자인은 골프클럽용 헤드로서, 골프퍼터의 헤드 부분이고, 그 소울을 한변은 길고, 한변은 그 6분의 1 정도 현저히 작은 사다리꼴의 구성으로 하여, 토우쪽에 무게 및 소울의 크기를 넓게 하고 힐쪽에는 소울이 작아지게 한 구성의 신고안의 퍼터이고, 퍼팅시 토우가 심하게 플로우 되고(toe flow라 함), 또한 토우 업 되어 토우가 들린 채 임팩트나 팔로우 슬루하여, 잘못된 퍼팅을 하기 쉬운데, 이를 피하기 위한 퍼터 헤드이며, 재질은, 스테인레스 판 두께 6미리, 길이 120미리, 폭 75미리를 그 3분의 1은 헤드로, 그 나머지 2는 소울로 하되, 소울은, 거의 대각선으로 자른 형상의 사다리꼴 모양으로 하여, 토우쪽에 3배의 무게를, 힐쪽에 토우의 3분의 1 정도의 무게를 배열하는 형식이다. 무게는 350그램 정도가 된다.
이러한 구성은, 수많은 퍼터의 스타일을 2분할 때, 블레이드 형과 말렛 형으로 나눈 바, 본 디자인은, 종래의 블레이드 형 퍼터와 다르며, 근래의 마렛 퍼터와도 다른 독특한 새로운 스타일의 구성이다.
도면 1.1은 사시도, 도면 1.2는 정면도, 도면 1.3은 배면도, 도면 1.4는 좌측면도, 도면 1.5는 우측면도, 도면 1.6은 평면도, 도면 1.7은 저면도이다.
【디자인 창작 내용의 요점】
퍼터헤드의 모양과 형상을 디자인 창작내용의 요점으로 함.
[도면 1.1]
[도면 1.2]
[도면 1.3]
[도면 1.4]
[도면 1.5]
[도면 1.6]
[도면 1.7]
끝.


